Судебные споры по товарным знакам.

Давно известно, что товарный знак, завоевавший доверие покупателей, является некой гарантией высокого качества выпускаемых товаров. Именно поэтому компаниям так важно защитить свой товарный знак, причем нередко делать это приходится в судебном порядке. Рассмотрим типичные спорные ситуации, связанные с регистрацией товарного знака и его незаконным использованием.
Регистрация товарного знака
Для того чтобы обладать исключительным правом на использование товарного знака, его необходимо зарегистрировать1. При этом товарный знак будет считаться юридически защищенным только на территории той страны, в которой он зарегистрирован, и только применительно к тем товарам, в отношении которых он зарегистрирован.
Регистрацией товарных знаков в нашей стране занимается Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент).Процедура регистрации состоит из нескольких этапов (см. рисунок на с. 126) и может длиться от пяти месяцев до нескольких лет. Товарный знак регистрируется на 10 лет (со дня подачи заявки в Роспатент), по истечении которых по заявлению компании срок может продлеваться каждый раз на 10 лет. Приоритетным правом на использование товарного знака обладает та организация (физическое лицо), которая раньше других подала заявку в Роспатент на его регистрацию (ст. 9 Закона о товарных знаках)2.
Если в течение срока действия регистрации товарный знак не используется компанией три года подряд (не наносится на товар в процессе производства или упаковки3),то его охрана может быть прекращена по заявлению любого заинтересованного лица (п.3 ст. 22 Закона о товарных знаках).
Справка
Россия присоединилась к нескольким международным соглашениям, касающимся регистрации и охраны товарных знаков: Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года. А также Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года.
Парижской конвенцией, в частности, установлено, что:
o регистрация товарного знака в одной стране не зависит от регистрации знака в других странах;
o товарный знак, зарегистрированный в одной стране, должен приниматься для регистрации в другой стране.
В регистрации знака в другой стране может быть отказано только в том случае, если это приведет к нарушению прав, приобретенных в этой стране третьими лицами, а также если знак лишен отличительных признаков либо противоречит морали или публичному порядку.
При регистрации товарных знаков в странах — участницах Ниццкого соглашения используется Международная классификация товаров и услуг (МКТУ), в которой все виды товаров и услуг разбиты на 45 классов. В заявке на регистрацию товарного знака указываются те классы товаров и услуг, в отношении которых компания собирается использовать и охранять свое право на товарный знак.
Мадридское соглашение и Протокол к нему позволяют регистрировать товарный знак за рубежом через национальное патентное ведомство. Таким образом, российские компании могут подать заявку на международную регистрацию товарного знака в любой стране — участнице Мадридского соглашения или Протокола к нему прямо в Роспатент, что гораздо проще, чем регистрировать товарный знак непосредственно в зарубежной стране.
Международная регистрация товарного знака по заявке российских компаний возможна только после того, как этот знак будет зарегистрирован в России5. По состоянию на 30 апреля 2003 года участниками Мадридского соглашения и Протокола к нему является 71 государство.
При отказе в регистрации товарного знака или отмене регистрации по заявлению третьих лиц компания может представить свои возражения в Палату по патентным спорам Роспатента, решения которой в свою очередь могут быть обжалованы в арбитражном суде. Рассмотрим некоторые споры, возникающие при регистрации товарных знаков.
Споры, связанные с регистрацией товарного знака
В регистрации товарного знака может быть отказано на основании положений статей 6 и 7Закона о товарных знаках.
Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов:
• вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
• являющихся общепринятыми символами и терминами;
• характеризующих товары (в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, способ производства или сбыта);
• государственных гербов, флагов и т. п.
Пример 1
Первоначальная регистрация по заявке компании ОАО «Концерн «Калина» товарного знака «Фтородент — Ftorodent» была отменена Роспатентом. Основанием стал вывод о том, что наименование «Фтородент — Ftorodent» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида и указывает на качество и свойство товара — зубную пасту, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя конкретного производителя.
Суд поддержал эти доводы и указал на то, что в течение многих лет (еще до распада СССР) название «Фтородент» не обладало индивидуализирующей функцией, присущей товарному знаку, и зубная паста под этим названием выпускалась разными предприятиями более десяти лет. Наименование «Фтородент» указывает на наличие в зубной пасте фтора (ftor), который оказывает лечебно-профилактическое действие на твердые ткани зубов — «дент» (dent) (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.06.01 № КГ-А40/3119-01).
Необходимым условием регистрации товарного знака является его новизна. Например, в качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или «сходные до степени смешения» с товарными знаками, заявка на регистрацию которых была подана раньше другим предприятием (частным лицом) в отношении тех же товаров. Это предприятие (частное лицо) имеет приоритетное право на использование товарного знака.
Пример 2
Апелляционная палата Роспатента рассмотрела возражения иностранной компании — владельца товарного знака «GIORGIO ARMANI» — против регистрации российской фирмой товарного знака «GIANNI ARMANI», который мог указываться на производимых ею тканях, одежде и обуви. Иностранная компания основывала свои возражения на том, что товарный знак «GIANNI ARMANI» воспроизводит фамилию всемирно известного модельера и сходен до степени смешения с каждым из принадлежащих иностранной компании международных товарных знаков «ARMANI», «GIORGIO ARMANI», «AX ARMANI EXCHANGE», также используемых на тканях, одежде и обуви.
Апелляционная палата Роспатента согласилась с этими доводами и отменила регистрацию товарного знака «GIANNI ARMANI».
В качестве товарных знаков также не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные:
• названию известного в России произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения без согласия обладателя авторского права;
• фамилии, псевдониму известного лица без согласия этого лица (или его наследников);
• фирменному наименованию (его части) российской компании (в отношении однородных товаров), которое было зарегистрировано до подачи заявки на регистрацию товарного знака.
Пример 3
ООО «Торгово-производственная фирма «1000 мелочей» обратилось в суд с требованием признать недействительной регистрацию компанией ЗАО «Лаверна» товарного знака «1000 мелочей». Суд поддержал истца, указав на то, что фирма «1000 мелочей» была зарегистрирована задолго до регистрации ЗАО «Лаверна» товарного знака. При этом фирма «1000 мелочей» оказывает услуги, являющиеся однородными к тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак: по 35-му классу — демонстрация товаров, стимулирование сбыта товара (для третьих лиц), организация и проведение выставок с коммерческими и рекламными целями; по 36-му классу — посредничество (представление агентов-посредников); по 42-му классу — реализация товаров. Поскольку регистрация товарного знака произведена с нарушением ст. 7 Закона о товарных знаках, она была признана неправомерной (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.08.01 № КГ-А40/3913-01).
Следует отметить, что большинство разногласий, связанных с вопросами регистрации товарных знаков, не доходят до арбитражного суда, а разрешаются Палатой по патентным спорам Роспатента. Основную же часть судебных разбирательств составляют дела о незаконном использовании товарных знаков.
Нарушение прав на товарный знак
Как уже указывалось, правовая охрана товарного знака возможна только в том случае, если он зарегистрирован. При этом исключительное право владельца на товарный знак определяется в отношении тех товаров и услуг, которые перечислены в свидетельстве на товарный знак.
Пример 4
ООО «Ювелюкс» обратилось в суд с требованием обязать ООО «Векста» прекратить использовать товарный знак «МАСКА». Суд отказал в иске, мотивировав это тем, что ООО «Ювелюкс» зарегистрировало товарный знак «МАСКА» в отношении продажи ювелирных изделий, в то время как ООО «Векста» занимается реализацией одежды и использует товарный знак «МАСКА» на вывеске. Таким образом, компании используют одно и то же обозначение в отношении разных товаров, которые согласно Международной классификации товаров и услуг не являются однородными. С учетом видов реализуемых товаров применяемый фирмами товарный знак способен отличать услуги одной компании от услуг другой, в связи с чем потребители не могут быть введены в заблуждение (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.11.02 № КГ-А40/7269-02).
Часто бывает так, что конкуренты используют не точно такой же товарный знак, как у его владельца, а очень похожий. В таких случаях владелец оригинального товарного знака должен доказать, что товарные знаки схожи до степени смешения и могут вводить покупателей в заблуждение в отношении товара и его производителя.
Пример 5
Компания «Бакарди энд Компани Лимитед» обратилась в суд с требованием запретить ООО «Глобус» использовать для маркировки выпускаемых им алкогольных напитков название «MARTINO», сходного до степени смешения с товарным знаком «MARTINI», владельцем которого является компания. «Бакарди энд Компани Лимитед» зарегистрировала свой товарный знак в России, и, по ее мнению, продажа напитка со сходным названием является нарушением прав на товарный знак. Заключение Федерального института промышленной собственности подтвердило, что названия «MARTINI» и «MARTINO» сходны до степени смешения и могут вводить в заблуждение потребителей в отношении товара и его производителя (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.10.01 № 3393).
Пример 6
ЗАО «Издательский дом «Центр Плюс» и ООО «Редакция журнала «Вояж» обратились в суд с требованием закрыть ЗАО «Издательский дом «Вояж и отдых» и авиакомпании «Трансаэро». Были выдвинуты требования запретить использовать слово «вояж» в названии издаваемых ими журнала «Вояж и отдых» и газеты «Вояж с Трансаэро».
Из материалов дела следует, что ЗАО «Издательский дом «Центр Плюс» имеет право на товарный знак, который представляет собой графическое изображение слова «вояж», причем над этим словом расположено словосочетание «Центр Плюс».
Как указал суд, названия журнала «Вояж и отдых» и газеты «Вояж с Трансаэро» изображены графически в стиле, абсолютно не похожем на графическое изображение слова «вояж» в товарном знаке. В связи с этим судьи пришли к выводу, что сам факт использования слова «вояж» как части словосочетания в названии газеты и журнала не может быть признан использованием товарного знака ЗАО «Издательский дом «Центр Плюс». Поскольку слово «вояж» в этом случае «несет смысловую нагрузку как часть русского языка» (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.03.98 № КА-А40/503-98).
Нарушением права на товарный знак признается использование его или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без разрешения владельца в гражданском обороте на территории России, в том числе:
• на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся в Россию;
• при выполнении работ, оказании услуг;
• на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
• в интернете, в частности в доменном имени.
Таким образом, нарушителями могут быть не только фирмы, которые самостоятельно произвели товары и использовали на них чужой товарный знак, но и компании, реализующие или хранящие эти товары. В последнем случае, однако, потребуется доказать, что товары хранились с целью их дальнейшей продажи, а не для собственного потребления.
Пример 7
В арбитражный суд обратился часовой завод с иском к комиссионному магазину, который торговал товаром другого производителя с изображением товарного знака завода. Руководство магазина полагало, что не может отвечать за нарушение прав на товарный знак, поскольку магазин не являлся изготовителем часов, а занимался только их реализацией. Однако поскольку предложение к продаже контрафактного товара7 само по себе является нарушением права на товарный знак, суд удовлетворил иск, обязав магазин снять часы с реализации (п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.97 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»).
Пример 8
Изготовитель заменителя сахара обратился в суд с иском к фирме, на складе которой хранилась продукция, маркированная его товарным знаком. Фирма не признавалась в нарушении, ссылаясь на то, что она лишь предоставила свои склады для хранения товара. Однако было установлено, что она направила нескольким розничным магазинам предложения о продаже указанного заменителя сахара и проекты соответствующих договоров. В связи с этим суд указал на то, что целью фирмы была последующая реализация продукции, а это является нарушением права истца на товарный знак (п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.97 № 19).
Хранение продукции с товарным знаком другой фирмы само по себе не может считаться нарушением. Если организация просто предоставила свои помещения для складирования товара, а продать его намеревается другая фирма, то именно продавец будет являться нарушителем.
В то же время из ст. 4 Закона о товарных знаках следует, что импорт товаров, на которых использован товарный знак без согласия его владельца, является нарушением прав на этот товарный знак независимо от цели ввоза товаров. Такой же вывод сделан в Методических рекомендациях по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков (утв. письмом ГТК России от29.05.03 № 01-06/22096).
При выявлении нарушений права на товарный знак помимо требований о прекращении нарушения компании вправе добиваться через суд:
• публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации фирмы;
• удаления за счет нарушителя товарного знака с контрафактного товара, этикеток и упаковок или уничтожения контрафактного товара, этикеток и упаковок при невозможности удаления товарного знака;
• взыскания с нарушителя причиненных убытков или выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1000 до 50 000 МРОТ (на сегодня от 100 000 до 5 000 000 руб.).
Операции с товарным знаком
Очевидно, что работать под известным товарным знаком намного выгоднее, нежели затрачивать огромные средства на «раскрутку» собственного бизнеса и поддержку его стабильности. Поэтому в настоящее время широкое распространение в предпринимательской сфере получили сделки, связанные с передачей права на использование товарного знака. Между темпри неправильном оформлении таких сделок нередко возникают спорные ситуации, разрешать которые приходится в суде.
Передача товарного знака может быть оформлена лицензионным договором, договорами уступки товарного знака и коммерческой концессии (франчайзинга).
Лицензионный договор
По лицензионному договору владелец товарного знака (лицензиар) передает другому лицу (лицензиату) не исключительное право (в виде лицензии) на использование товарного знака в отношении всех или части товаров. При этом владелец знака может одновременно заключать лицензионные договоры с другими лицами. Кроме того, в контракте стороны могут предусмотреть условие о том, что лицензиат вправе предоставлять лицензии на использование товарного знака третьим лицам.
Обязательным условием лицензионного договора является положение о том, что качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара и контролировать выполнение этого условия должен лицензиар. Если такое условие в лицензионном договоре отсутствует, то он считается недействительным (постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.12.01 № КГ-А40/7287-01 и от05.04.01 № КА-А40/1310-01).
Договор уступки товарного знака
При уступке товарного знака у него появляется новый владелец, который может по своему усмотрению разрешать или запрещать пользоваться этим товарным знаком другим лицам. Заметим, что в отличие от лицензионного договора при договоре об уступке товарного знака изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не влечет недействительность договора (п. 8информационного письма Президиума ВАС РФот 29.07.97 № 19).
Договор коммерческой концессии
По договору коммерческой концессии одна компания (правообладатель) обязуется за вознаграждение предоставить другой фирме (пользователю)право использовать комплекс принадлежащих ей исключительных прав, в том числе права на фирменное наименование или коммерческое обозначение и на коммерческую информацию. В договоре могут быть оговорены и другие права, например на товарный знак, знак обслуживания и т. д. (ст. 1027 ГК РФ). Таким образом, право на товарный знак может быть одним из тех исключительных прав, которые предоставляются пользователю по договору коммерческой концессии.
Суть договора коммерческой концессии состоит в том, что правообладатель, имеющий разработанную систему ведения бизнеса, сформировавшуюся репутацию и хорошо известный товарный знак, разрешает другому предприятию (частному лицу) использовать эту систему за вознаграждение.
Договор коммерческой концессии нужно регистрировать в том налоговом органе, где владелец товарного знака был зарегистрирован в качестве юридического лица. Если правообладателем является иностранная компания, то договор регистрируется налоговой инспекцией, зарегистрировавшей в качестве юридического лица российскую компанию —пользователя товарного знака (п. 1.2 Порядка регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии), утв. приказом МНС России от 20.12.02 № БГ-3-09/730).
Общие требования к договорам
Лицензионные договоры, а также договоры об уступке товарного знака и коммерческой концессии, предусматривающие передачу права на использование товарного знака, обязательно должны быть зарегистрированы в Роспатенте. В противном случае такие договоры признаются недействительными(постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.04.03 № Ф04/1572-293/А03-2003 и Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.12.02 № КГ-А40/8364-02).
При заключении всех указанных выше договоров необходимо помнить и об общих положениях гражданского законодательства. В частности, Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 16.04.01№ А40-41450/00-15-413 признал недействительным лицензионный договор из-за того, что со стороны правообладателя его подписало неуполномоченное лицо.
Товарный знак и фирменное наименование
В заключение рассмотрим вопрос о том, как взаимосвязаны права на фирменное наименование и на товарный знак.
Право на фирменное наименование установлено ст. 54 ГК РФ. Каждая коммерческая организация должна иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на его использование. Фирменное наименование содержит указание на организационно-правовую форму (ООО, ЗАО)юридического лица, поэтому возможны ситуации, когда фирменные наименования компаний различаются только в части организационно-правовой формы.
Пример 9
ЗАО «Энергис» обратилось в суд с иском к ООО «Энергис» с требованием признать за собой исключительное право на использование своего фирменного наименования и изменить наименование «ООО «Энергис». Суд указал на то, что две компании обладают разными фирменными наименованиями, которые помимо слова «Энергис» содержат указание на их организационно-правовую форму (ЗАО и ООО), и потому признал право ответчика на фирменное наименование ООО «Энергис» (постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.10.01 № А28-2411/01-58/19).
Как упоминалось выше, в качестве товарного знака не может быть зарегистрировано обозначение, тождественное фирменному наименованию (его части) уже существующей компании в отношении однородных товаров. Однако верна и обратная ситуация: владелец товарного знака вправе предъявить претензии фирме с наименованием, схожим с охраняемым товарным знаком, правда, только в том случае, если эта фирма использует свое наименование в качестве товарного знака при производстве или продаже однородных товаров. В противном случае права владельца товарного знака не ущемляются, поскольку товарный знак призван отличать товары иуслуги одного производителя от товаров и услуг другого, в то время как фирменное наименование индивидуализирует самого производителя товаров или услуг.
Пример 10
ЗАО «Элкаб» обратилось в суд с требованием запретить ООО «Элкаб» использовать товарный знак «Элкаб» в рекламе, деловых отношениях, при реализации продукции. Однако ООО «Элкаб» заявило, что использовало не товарный знак, а право на фирменное наименование (то есть рекламировало не товар, а свою фирму). В связи с отсутствием доказательств об использовании товарного знака иск был отклонен (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29.09.2000 № Ф09-1427/2000-ГК).
Пример 11
Общественная организация «Издательство «Сфера» Российского теософского общества подала иск на ООО «Творческий центр «Сфера» с требованием прекратить использование словесного товарного знака «Сфера» при изготовлении и реализации печатной продукции. Суд выяснил, что ответчик в выходных данных изданных им книг указывал свое наименование как издателя — словосочетание «Творческий центр» и слово «Сфера». При этом слово «сфера» было написано другим шрифтом, не схожим с начертанием, используемым в зарегистрированном товарном знаке истца. К тому же истец не представил доказательств, подтверждающих, что обозначение «Сфера» использовалось именно на однородных товарах. В связи с этим иск был отклонен (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.01.02 № КГ-А40/6921-01).
Пример 12
ООО «МПК Атлант» обратилось в суд с требованием к ООО «ПКФ «Атлант-Авто» прекратить выполнение однородных услуг и распространение рекламы под товарным знаком «Атлант». Из материалов дела следует, что истец являлся владельцем товарного знака в виде пирамиды с окружностью внутри нее и со словесным обозначением «Атлант» внизу пирамиды, а также товарного знака только со словесным обозначением «Атлант» в отношении услуг по ремонту и техобслуживанию автомобилей и перевозке грузовым транспортом. Ответчик же использовал обозначение «Атлант» в газетной и телевизионной рекламе.
Суд отметил, что, указывая в рекламе свое фирменное наименование, ответчик пользовался своим исключительным правом. Суд также пришел к выводу, что права истца не нарушаются, поскольку обозначение в виде фирменного наименования ответчика отличается от товарного знака истца, при этом были учтены заключения специалистов: филолога, патентного поверенного и антимонопольного управления (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.07.2000 № Ф04/1647-354/А70-2000).
Таким образом, очень важно внимательно подходить не только к созданию товарного знака, но и к его последующей регистрации и правовой защите. В этом случае плодами вашего успешного бизнеса не смогут воспользоваться недобросовестные конкуренты.
«Часто споры по товарным знакам возникают из-за невнимательности их владельцев»
Источник: Контонистова Елена. "Финансовый директор"